Nella dimensione descrittiva, si definiscono “IP driven” le acquisizioni dove oltre il 70% del valore dei beni che ne formano oggetto è rappresentato da risorse materiali.

Le modalità di acquisto dei diritti IP può concretizzarsi sia nell’ambito di transazioni commerciali che abbiano quale specifico oggetto il diritto di proprietà intellettuale, sia nell’ambito di più complesse operazioni di finanza straordinaria che abbiano ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni di società titolari di diritti IP.

L’acquisizione dei diritti IP avviene, dunque, per effetto della compravendita di quote, azioni o di rami di azienda di una società (detta target) ad opera di un’altra società (detta società compratrice) che assume una partecipazione di controllo nella società di riferimento, ovvero ne acquisisce l’intero complesso aziendale o parte di esso. Questo modello di acquisizione risulta caratterizzato dalla centralità degli asset intangibili che possono essere ceduti direttamente oppure trasferiti attraverso la cessione della società che ne detiene la proprietà.

All’interno di questo contesto, l’acquisizione di questi beni intangibili, detti “diritti IP” (Proprietà Intellettuale), è la motivazione principale dell’operazione. La gestione e la protezione di questi diritti sono fondamentali e richiedono contrattualistica specifica e la registrazione presso gli uffici competenti, come l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBIM).

Dal punto di vista strutturale i contratti di acquisizione si caratterizzano per possedere una struttura complessa, che nella prassi è stata tipizzata in una molteplicità di fasi seguendo uno schema di derivazione anglosassone che tende a regolare e contenere al proprio interno tutta la disciplina dei rapporti tra le parti.

Struttura del procedimento

Qualunque operazione di acquisizione segue  un procedimento, ormai tipizzato all’interno della prassi degli affari, che si articola in una pluralità di fasi dove le più rilevanti sono in primis la fase pre negoziale (a sua volta comprensiva delle manifestazioni di interesse, l’inizio delle trattative pre negoziali, la nomina dei rispettivi consulenti legali e finanziari, la firma di un accordo ovvero lettera di intenti o documento analogo avente a seconda dei casi natura organizzativa del negoziato e/o ricognitiva dello stato di avanzamento delle trattative) poi la c.d. due diligence (ovvero il procedimento investigativo) durante la quale la società target consente al compratore ed ai consulenti di accedere ed esaminare la propria struttura, attività, organizzazione, rapporti in essere, consentendo altresì l’accesso ad informazioni riservate per valutare l’effettiva situazione societaria, le criticità che essa presenta o potrebbe presentare. Per mezzo delle informazioni raccolte il compratore potrà stimare il valore della società ed individuare il prezzo della partecipazione.

Più nel particolare, l’attività di due diligence consiste nell’esame e nella valutazione delle società target sulla base di due ordini di informazioni; da un lato, cioè, le informazioni di pubblico dominio, tra cui ad esempio le informazioni rintracciabili nel registro della Camera di Commercio, sul portale dell’UBIM, dell’EUIPO e del WIPO (certificati di registrazione; stato della domanda) e Registro.it (www.nic.it); e le informazioni riservate che, quindi, sono disponibili solo nella società target e che questa mette a disposizione, a seconda dei casi, in un determinato posto fisico (c.d. Data room, generalmente all’interno della propria sede), ovvero caricando la relativa documentazione  su una piattaforma digitale  (c.d. virtual room) a cui l’acquirente potrà in seguito avere accesso.

Segue poi la stesura e negoziazione del contratto di acquisizione dove i risultati della due intelligence sono utilizzati dai consulenti per la stesura e negoziazione del contratto di acquisizione e degli eventuali accordi collaterali all’acquisizione, nonché degli allegati al contratto.

Alla stesura e negoziazione del contratto segue la firma del contratto (c.d. signing), la cui stesura definitiva è fatta sulla base dei risultati e degli accordi raggiunti nelle precedenti fasi del procedimento di acquisizione.

La compravendita si perfeziona al momento della firma, mentre il trasferimento della proprietà ed il pagamento del prezzo sono di norma differiti ad una data successiva (c.d. closing).

Proprio quest’ultima fase, detta di esecuzione e completamento dell’operazione (c.d. compeltion), fase di finalizzazione e chiusura, che attiene agli adempimenti meramente formali, nonché ogni altro adempimento successivo al closing o condizione il cui avveramento le parti abbiano previsto quale essenziale per la conclusione dell’operazione nel suo complesso.

Infine, tra le suddette fasi ve n’è una intermedia in cui l’esecuzione del contratto è spesso differita, anche di mesi, rispetto alla firma. All’interno di questa fase mediana le parti spesso prevedono il necessario adempimento di specifiche pattuizioni (le c.d. pattuizioni interinali) e/o il verificarsi di una serie di condizioni poste come sospensive rispetto all’effettiva esecuzione del contratto.

Durante l’arco temporale intercorrente tra signing e closing, le parti sono tenute ad ottenere le autorizzazioni (licenze ed autorizzazioni) necessarie per il completamento dell’operazione, ciò che rende questa fase estremamente delicata, benché la maggior parte del lavoro, soprattutto per quanto attiene ai consulenti legali della società, sia ormai già stata svolta.

Logica e struttura della decisione

Quando il procedimento di acquisizione assume identità societaria solitamente si articola nella redazione e sottoscrizione di una terna documentale e cioè il contratto di acquisizione (documento centrale dell’intero procedimento, la sottoscrizione del quale coincide con il momento del c.d. signing) contratti di cessione/trasferimento e accordi collaterali. Le sue funzioni fondamentali sono, da un lato indicare il prezzo, la struttura ed i meccanismi dell’operazione, assicurare che il compratore subentri effettivamente nella titolarità di quanto oggetto del contratto, e dunque, di ciò di cui sia stato pagato il prezzo, indicare le attività che le parti dovranno compiere prima del c.d. closing, nonché infine ripartire i rischi contrattuali tra le parti (prima e dopo il closing).

Nel caso di acquisizioni realizzate attraverso il trasferimento di partecipazioni societarie, non è necessario precisare quali diritti IP della società target siano trasferiti, giacché il compratore subentrerà integralmente nella titolarità di tali diritti assumendo la partecipazione della società acquisita.

In tale tipologia di operazione, la definizione di “Proprietà Intellettuale” (o “Diritti IP”) è impiegata essenzialmente per delimitare l’ambito delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal venditore.

Quando, invece, l’operazione di acquisizione si concretizzi nel trasferimento di rami d’azienda e specifici asset, la definizione di Diritti IP e/o Proprietà Intellettuale dovrà individuare specificamente quali asset siano oggetto dell’acquisizione, quali restino eventualmente alla società target, e quali invece verranno condivisi fra compratore e venditore.

Nel caso in cui i Diritti IP trasferiti non siano tutti i Diritti IP di titolarità della società target od impiegati dalla medesima società per lo svolgimento della propria attività, potrà essere predisposta una specifica definizione di “Asset Esclusi”, che indichi puntualmente i diritti IP esclusi dal trasferimento. 

Se stai valutando un’operazione di acquisizione IP driven o la cessione di asset ad alta intensità di proprietà intellettuale, è essenziale strutturare correttamente la due diligence IP, la contrattualistica e il trasferimento dei diritti presso gli uffici competenti.

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